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背反加快审查,为何要延迟审查?

文字来源:
2022-04-24 09:06:56

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        2019年11月1日起施行的《专利审查指南》在第五部分(专利申请及事务处理)第七章(期限、权利的恢复、中止、审查的顺序)中增加了「8. 审查的顺序」一节。在该节中,除了明确一般原则之外,还进一步规定了优先审查和延迟审查两种特殊情形。这两种情形恰好一快一慢,之前审查程序中更多关注加快审查,比如提前公布程序,以及政策性的预审、优先审查等。延迟审查似乎是背反了此前审查的基本逻辑,意义何在呢?

一、何为延迟审查

        延迟审查的具体规定为:申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效;外观设计延迟审查请求,应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后,该申请将按顺序待审。必要时,专利局可以自行启动审查程序并通知申请人,申请人请求的延迟审查期限终止。为便于理解,总结起来,如下表所示:

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二、延迟审查的优势

        首先,丰富专利申请和布局策略。专利在时间上的加快审查和延迟审查,都可以很好地服务于不同申请人的申请和布局策略。申请人可以择一地选用加快审查或延迟审查程序,也可以两者并用。如果申请人的产品在技术创新时属于改进型的外围技术,则该申请人可能采用外围型的专利布局策略,此时采用加快审查尽快获得授权,从而获得和竞争对手谈判的筹码;如果该改进型的技术比较容易通过反向工程等手段获知,且有较好的应用前景,此时该申请人可采取延迟审查,从而威慑竞争对手。亦或者,申请人也可以采取加快审查与延迟审查相结合的策略,一方面尽早让竞争对手看到自己的专利技术,另一方面又不急于获得授权,引诱市场竞争者认为该技术很可能是某种技术趋势,从而把研发资源向该方向倾斜。不过这种诱骗性的专利布局策略,比较适合行业/技术的领.导者;当然,申请人也可以反其道而用之。延迟审查为申请人提供了新的路径,使得申请人能够更加灵活地结合自己在行业中的地位和技术方案的前景等多方因素,丰富当前的申请/布局策略。

        其次,用好达摩克利斯之剑,增强市场竞争优势。众所周知,很多以专利威慑为申请策略的公司类法人,特别是外国的公司法人,往往并不希望过早获得授权。相反,在审查实践中,很多外国公司法人经常采用对审查意见申请延期答复、单次或多次形式缺陷修改及非全面实质性缺陷修改等各种拖长专利审查周期的手段,以求尽可能晚地获得授权。这种申请策略常被称为「悬在头顶的达摩克利斯之剑」,主要目的是为了迷惑、威慑竞争对手,使其处于摇摆不定的心理状态,从而使自己获得宝贵的竞争时间,不断扩大与竞争对手产品之间的代差,赢得市场竞争。延迟审查制度的提出与实行,为申请人延长审查周期提供了更便利的选择,使其能够进一步增强其在市场竞争中的优势。

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        再次,让潜水艇专利成为打击侵权的致命武器。延迟审查制度适用于发明专利和外观设计专利,当申请人提出外观设计专利申请时,其可以在提出申请的同时要求延迟审查1-3年,那么该外观设计专利面向社会公众的时间将会更久,这就使其可能长时间潜伏在水面之下,形成变相的「潜水艇专利」,以待时机给侵权者以致命一击。以快消品为例,其产品生命周期较短,以短时间获得市场认可、引爆销量为生存模式,这类产品需要在很短的时间内快速获得专利保护,特别是外观设计专利保护。如果该产品的申请人适当地运用外观设计专利的延迟审查制度,在其产品市场热销时,竞争对手、社会公众等并不能知晓该产品已经申请外观设计专利,待市场上有抄袭、模仿等侵权行为出现时,申请人再根据侵权情况适时取得该外观设计专利授权,从而打击抄袭/模仿等涉嫌侵权的跟随者。

        便于提高专利质量。对于一些更新换代较快的技术领域,申请人可以合理利用该制度,对当前的技术发展进行更全面的评估,从而做出是否继续进行申请的选择。更加充裕的考虑时间、更为谨慎的申请决策,能够在一定程度上为专利申请质量的进一步提升提供强有力的保障。

        一项制度无论初衷有多么好,带来多少益处,往往依然会产生一些问题。延迟审查也不能例外。公开后却未进入实质审查程序的专利申请,其技术内容即成为公有技术。而延迟审查制度无疑会延长专利技术进入公有领域的时间,减缓公有技术的积累速度。而且,对于社会公众和竞争对手而言,一项专利申请,哪怕是在公开之后,其权利范围也将变得更加难以预料。这有可能会造成「马太效应」的后果,即行业龙头企业的技术优势不断加大,小微企业的技术创新之路则愈发坎坷。久而久之,可能会对小微企业的发展和社会的创新热情造成不利影响。

三、企业知识产权规划

        企业应围绕自身发展需求和知识产权发展战略进行知识产权规划,国家标准给出具体要求。

        GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》7.1获取

        a)根据知识产权目标,制定知识产权获取工作计划,明确获取方式和途径;

        企业制定的知识产权目标,是企业知识产权工作的发展方向,代表了企业的意志和愿望。知识产权获取的工作计划,要以知识产权目标为依据,且一般和产品计划相关,产品计划又关系到市场策略,因此知识产权的获取不仅仅是获取方式,还有获取的节奏、布局的方式。为此企业在具体制定知识产权获取工作计划时,要深入研发、市场、销售等与知识产权关系密切部门进行调研,掌握企业获取知识产权的能力与需求,在此基础上制定计划。根据管理流程,对各相关部门下达任务指标,并按期进行考核,作为各相关部门的绩效考核指标之一。如企业技术能力暂时达不到要求,也可通过外部购买、许可等方式完成目标。

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